Торговая марка: как ее получить и как использовать
Первый прототип торговых марок (англ. Trademark), если верить энциклопедиям, появился еще 3000 лет назад. С тех пор главное предназначение торговых марок — идентифицировать товары и услуги, позволить потребителю отличать товары друг от друга. Чем выше конкуренция между производителями похожих товаров, тем больше они полагаются на свою торговую марку, стремятся сделать именно ее более узнаваемой. Расскажем об этом средстве индивидуализации продукции субъекта хозяйствования более детально.
Елена УВАРОВА, юрист Издательского дома «Фактор»
Торговая марка: какой она может быть?
Законодательство Украины оперирует несколькими близкими по значению терминами — торговая марка, знак для товаров и услуг, логотип, товарный знак, знак обслуживания, — не проводя четкого разграничения между ними. Начнем с того, какие определения даны указанным понятиям в законодательстве.
ГКУ
из перечисленных терминов использует только такие термины, как торговая марка и фирменное наименование. Так, ГКУ дает следующее определение торговой марки: торговая марка представляет собой любое обозначение или какую-либо комбинацию обозначений, пригодных для отличия товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) одним лицом, от товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) другими лицами. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, комбинации цветов (ст. 492 ГКУ). ГКУ не оперирует термином «знак для товаров и услуг», ХКУ же использует термины «торговая марка» и «знак для товаров и услуг» как тождественные (ч. 1 ст. 155 ХКУ).Кроме того, в Украине действует
Закон о знаках на товары, дающий определение знаку для товаров и услуг как обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц. Как видим, данное определение тождественно определению торговой марки, приведенному в ГКУ (см. п. 5 письма Высшего хозяйственного суда Украины от 14.01.2004 г. № 05-3/31).Достаточно часто используемым также является термин «
товарный знак». Его определение дано в ч. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), принятого 15.04.94 г. Это «любое обозначение или любое сочетание обозначений, с помощью которых можно отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия. Такие обозначения, в частности слова, включая личные наименования, цифры, буквы, изобразительные элементы и сочетание цветов, так же как любое сочетание таких обозначений, могут подлежать регистрации в качестве товарных знаков. Если знаки не наделены способностью к различению соответствующих товаров или услуг, члены могут поставить регистрацию знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе использования. В качестве условия регистрации члены могут предъявлять требование визуального восприятия знаков». Так что данная характеристика товарного знака полностью тождественна характеристике торговой марки, которую ей дает отечественное законодательство.Законодательство использует также другие, аналогичные приведенным понятиям торговой марки и знака для товаров и услуг, понятия. Так, например, в
Законе Украины «О телевидении и радиовещании» от 21.12.93 г. № 3759-XII употребляется термин логотип как любая комбинация обозначений (слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, комбинации цветов), по которым можно отличить программы и передачи одной телерадиоорганизации от другой.В соответствии с
ч. 2 ст. 5 Закона о знаках на товары объектом знака может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений. По форме своего выражения торговые марки (знаки) могут быть такими, как:—
словесные, состоящие как из отдельных букв или одного слова, так и из нескольких слов;—
изобразительные (рисунки животных, птиц, стилизованные изображения любых предметов, просто линии, фигуры любой формы и т. п.);—
объемные, представляющие собой композиции в виде фигур, линий или их комбинацию в трех измерениях;—
цветовые (какой-либо цвет или комбинация цветов);—
комбинированные.Этот перечень не является исчерпывающим, его можно дополнить также такими обозначениями, как:
—
звуковые (музыкальные произведения с текстом и без текста, звуки птиц, зверей и т. п.), которые регистрируются в виде нотной записи (например, позывные радиостанции или телепередачи);—
световые (регистрируются в виде спектральных линий света);—
обонятельные (регистрируются в виде химической формулы вещества, используемого в качестве торговой марки).Наиболее эффективными обозначениями считаются словесные торговые марки (знаки), так как, представляя собой оригинальные слова, словосочетания и фразы, легко запоминаются и могут вызывать у потребителей различные ассоциации. В качестве словесных торговых марок очень часто используются имена создателей продукции или искусственно образованные слова.
Охрану как торговые марки часто получают этикетки, выступающие комбинированными торговыми марками. Необходимо отметить, что этикетки могут охраняться еще и как промышленные образцы, т. е. результаты творческой деятельности человека в сфере художественного конструирования.
Итак,
главная задача торговой марки — отличить товар одного субъекта хозяйствования от товара других субъектов (см. раздел 1(1)(а) Типового закона ВОИС для развивающихся стран о знаках, фирменных наименованиях и актах недобросовестной конкуренции 1967 г.).
Удостоверение права на торговую марку
Получение права интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяется свидетельством
(ч. 1 ст. 494 ГКУ, ч. 1 ст. 157 ХКУ). Приведенным в свидетельстве изображением торговой марки и перечнем товаров и услуг, которые вносятся в Реестр при выдаче свидетельства на торговую марку, определяется объем правовой охраны торговой марки (ч. 2 ст. 494 ГКУ).Обращаем внимание, не требует получения свидетельства торговая марка, признанная общеизвестной или имеющая международную регистрацию.
Закон о знаках на товары
предусматривает основания для отказа в предоставлении правовой охраны торговым маркам. В частности, не могут получать правовую охрану обозначения, которые изображают или имитируют:— государственные гербы, флаги и другие государственные символы (эмблемы);
— официальные названия государств;
— эмблемы, сокращенные либо полные наименования международных межправительственных организаций;
— официальные контрольные, гарантийные и пробирочные клейма, печати;
— награды и другие знаки отличия.
Такие обозначения могут быть включены в торговый знак как элементы, которые не охраняются, если на это есть согласие соответствующего компетентного органа либо их собственников. Так, компетентным органом в отношении наименования государства является созданный Министерством образования и науки Украины постоянно действующий коллегиальный орган — Комиссия по согласованию вопросов о внесении обозначения, содержащего официальное название государства «Украина», в знаки для товаров и услуг (далее — Комиссия). Согласно
п. 1.4 Правил согласования вопросов о внесении обозначения, содержащего официальное название государства «Украина», в знак для товаров и услуг, утвержденных приказом Министерства образования и науки Украины от 04.03.2004 г. № 175*, использованием официального названия государства «Украина» считается внесение обозначения в торговую марку (знак) как элемента, содержащего:— официальное название государства «
Украина»;— международный код Украины «
UA».* Следует сказать, что приказом Минюста от 16.10.2009 г. № 1886/5 решение о государственной регистрации Правил было отменено. Однако в своем разъяснении, утвержденном приказом от 12.04.2010 г. № 307, Минюст указал, что силу утратил только п. 3.5 Правил, в остальной части Правила остаются действующими.
Ходатайство заявителя о внесении в торговую марку (знак) обозначения, содержащего официальное название государства «Украина», рассматривается Комиссией в течение
трех месяцев с момента принятия такого ходатайства к рассмотрению. Ходатайство подается заявителем в Государственный департамент интеллектуальной собственности. По поручению заявителя ходатайство может быть подано через представителя. По результатам рассмотрения ходатайства Комиссия принимает решение о предоставлении согласия, об отказе в предоставлении согласия или о запросе дополнительных документов.При этом согласие на внесение обозначения, содержащего официальное название государства «Украина» или международный код Украины «UA», в торговую марку предоставляется, если:
1) использование официального названия государства «Украина» или международного кода Украины «UA» как элемента торговой марки не будет противоречить общественному порядку, принципам гуманности и морали, будет способствовать интересам государства, но при этом не будет вводить в заблуждение общественность относительно лица, которое производит товар или предоставляет услуги;
2) товары и услуги, в отношении которых предусматривается использование такой торговой марки, имеют промышленную, образовательную, научную, культурную или художественную ценность.
Решение Комиссии о предоставлении согласия или об отказе в предоставлении согласия направляется заявителю не позже чем через
один месяц с даты заседания, на котором решение было принято, а копия решения — в Укрпатент.Не могут получить правовую охрану обозначения
, которые воспроизводят:— промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим лицам;
— наименование известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и фрагменты из них без согласия правообладателей авторских прав или их правопреемников;
— фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.
Полный перечень ограничений на регистрацию обозначений в качестве торговых марок (знаков) приведен в
ст. 6 Закона о знаках на товары. В ней также названы обозначения, которые:— не имеют отличающей способности и не приобрели ее в результате использования;
— состоят только из обозначений, являющихся общеприменимыми обозначениями товаров и услуг определенного вида;
— состоят только из обозначений или данных, которые являются описательными при использовании в отношении указанных в заявке товаров и услуг либо в связи с ними, в частности указывают на вид, качество, состав, количество, свойства, назначения, ценность товаров и услуг, место и время изготовления или сбыта товаров либо предоставления услуг;
— вводят в заблуждение либо могут ввести в заблуждение в отношении товара, услуги либо лица, которое производит товар или предоставляет услугу;
— состоят только из обозначений, являющихся общеупотребляемыми символами и терминами;
— отражают только форму, обусловленную естественным состоянием товара или необходимостью получения технического результата, либо которая предоставляет товару существенную ценность.
Все перечисленные обозначения могут быть включены в знак как элементы, которые не охраняются, если они не занимают доминирующего положения в изображении знака.
Список обозначений, которые не могут быть зарегистрированы как знак для товаров и услуг, можно также дополнить теми, которые можно перепутать со:
— знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товарами и услугами;
— знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, в частности знаками, признанными общеизвестными в соответствии со
ст. 6 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности;— фирменными наименованиями, которые известны в Украине и принадлежат другим лицам, которые получили право на них до даты подачи заявки в отношении таких же или родственных с ними товаров и услуг;
— квалифицированными указаниями происхождения товаров (в том числе спиртов и алкогольных напитков), которые охраняются в соответствии с
Законом № 752. Такие обозначения могут быть только элементами, которые не охраняются, знаков лиц, не имеющих право использования указанными обозначениями;— знаками соответствия (сертификационными знаками), зарегистрированными в установленном порядке.
Те обозначения, которые не подпадают под перечисленные ограничения,
могут получить правовую охрану путем получения свидетельства на знак для товаров и услуг.Отметим, что для признания знака (торговой марки) общеизвестным в Украине (напpимеp, Cocа-Cola, и т. д.) подается
заявление в соответствии с Порядком признания знака общеизвестным в Украине Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной собственности, утвержденным приказом Минобразования от 15.04.2005 г. № 228. Торговая марка (знак), признанная общеизвестной в Украине по решению Апелляционной палаты, заносится в Перечень знаков, признанных общеизвестными в Украине, и публикуется в официальном бюллетене «Промышленная собственность». Товарный знак, признанный общеизвестным, в соответствии с Законом о знаках на товары, а также п. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности может служить основанием для отказа иному лицу в регистрации товарного знака, признания недействительной регистрации товарного знака иного лица или запрещения иному лицу использовать товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с общеизвестным знаком, предназначенным для применения в отношении однородных товаров, при условии, что дата, начиная с которой товарный знак стал общеизвестным, является более ранней, чем дата приоритета товарного знака иного лица.Для получения свидетельства подается заявка в Укрпатент.
Требования к документам заявки определяются Правилами составления и подачи заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденными приказом Государственного патентного ведомства Украины от 28.07.95 г. № 116. По поручению заявителя заявка может быть подана через представителя по делам интеллектуальной собственности либо другое доверенное лицо.Заявка должна касаться одного знака.
Если заявитель просит охрану цвета или соединения цветов как отличительного признака своего знака, то он обязан:
— заявить об этом и указать в заявке цвет или соединение цветов, охрану которых он просит;
— подать в заявке цветные изображения указанного знака.
За подачу заявки уплачивается сбор. Документ об уплате сбора должен быть подан в Укрпатент вместе с заявкой либо в течение двух месяцев с даты подачи заявки.
Заявитель имеет право отозвать заявку в любое время до даты уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства
(ст. 11 Закона о знаках на товары).Заявка проходит экспертизу, по результатам которой принимается решение о регистрации знака. За выдачу свидетельства и публикацию о выдаче свидетельства уплачиваются государственная пошлина и сбор.
Если в течение трех месяцев с даты получения заявителем решения о регистрации знака документы об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства и сбора за публикацию о выдаче свидетельства в размере и порядке, определенных законодательством, в учреждение экспертизы не поступили, публикация не проводится, а заявка считается отозванной. Этот срок может быть продлен, но не больше чем на шесть месяцев. Для этого заявителю нужно подать соответствующее ходатайство и уплатить сбор за его подачу.
Одновременно с публикацией сведений о выдаче свидетельства осуществляется государственная регистрация знака, для чего в Реестр вносятся соответствующие сведения. Положение о Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг утверждено
приказом Минобразования от 10.01.2002 г. № 10.Свидетельство выдается Госдепартаментом интеллектуальной собственности в течение месяца после государственной регистрации знака.
Любое лицо имеет право
зарегистрировать знак в иностранных государствах. В случае регистрации знака в иностранных государствах согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и/или Протоколу к нему заявка на международную регистрацию и соответствующие ей заявление о территориальном распространении и заявление о продлении международной регистрации подаются в компетентный орган государства, где проходит регистрация, при условии уплаты национального сбора за подачу каждого из них. Отметим, что в разных государствах вопрос об уплате сборов и пошлин, связанных с регистрацией товарного знака, может решаться по-разному. Так, может предусматриваться как одна пошлина, включающая в себя пошлины за все действия по регистрации товарного знака, так и отдельные сборы и пошлины.
Использование торговой марки
Использованием торговой марки
(знака для товаров и услуг) признается:— нанесение ее на какой-либо товар, для которого марка зарегистрирована, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением марки с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);
— применение ее во время предложения и предоставления какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован;
— применение ее в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет, в том числе в доменных именах.
Знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, которая отличается от зарегистрированного знака только отдельными элементами, если это не меняет в целом отличительные черты знака.
Использованием торговой марки
в сфере хозяйствования признается применение ее на товарах и при предоставлении услуг, для которых она зарегистрирована, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, которые проводятся в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с внедрением указанных товаров и услуг в хозяйственный (коммерческий) оборот (ч. 2 ст. 157 ХКУ).Обязательным условием использования знака для товаров и услуг собственником является его использование именно в отношении тех товаров и услуг, на которые этот знак зарегистрирован (
п. 5 Обзорного письма ВХСУ от 22.01.2007 г. № 01-8/24).Свидетельство предоставляет его собственнику исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия:
— зарегистрированный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг;
— зарегистрированный знак в отношении товаров и услуг, родственных названным в свидетельстве, если в результате такого использования можно ввести в заблуждение в отношении лица, которое производит товары или предоставляет услуги;
— обозначение, похожее на зарегистрированный знак, в отношении приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого использования эти обозначения и знак можно перепутать;
— обозначения, похожие на зарегистрированный знак, в отношении товаров и услуг, родственные с указанными в свидетельстве, если в результате такого использования можно ввести в заблуждение в отношении лица, которое производит товары или предоставляет услуги, либо эти обозначения и знак можно перепутать.
Исключительное право собственника свидетельства запрещать другим лицам
использовать без его разрешения зарегистрированный знак не распространяется на:— осуществление какого-либо права, которое возникло до даты подачи заявки либо, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки;
— использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот собственником свидетельства или по его согласию, при условии, что у собственника свидетельства нет весомых оснований запрещать такое использование в связи с последующей продажей товара, в частности в случае изменения либо ухудшения состояния товара после введения его в гражданский оборот;
— использование квалифицированного указания происхождения товара, которое охраняется в соответствии с
Законом № 752;— некоммерческое использование знака;
— все формы сообщения новостей и комментариев новостей;
— добросовестное применение своих имен или адресов.
В соответствии со
ст. 500 ГКУ любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку либо, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продолжение такого использования или использования, которое предусматривалось указанной подготовкой (право предыдущего пользователя) (см. п. 1 Обзорного письма ВХСУ от 22.01.2007 г. № 01-8/24). Обращаем внимание, что по мнению ВХСУ, право предыдущего пользователя возникает не только в случае использования торговой марки, которая тождественна зарегистрированной торговой марке, но и в случае использования торговой марки, которая похожа на зарегистрированную (см. Обзорное письмо ВХСУ от 13.07.2005 г. № 01-8/1234).Право предыдущего пользователя может передаваться либо переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой либо с той частью предприятия или деловой практики, в которых была использована торговая марка или была осуществлена значительная и серьезная подготовка для такого использования.
Лицо, которое использует
свое обозначение и такое использование не нарушает права третьих лиц, может его продолжать, но исключительное право запрещать использование данного обозначения другим лицам будет возможно только после предоставления обозначению правовой охраны (см. письмо Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины от 07.10.2005 г. № 16-07/4544).
Передача прав на торговую марку
Собственник свидетельства на торговую марку может передавать любому лицу право собственности на знак полностью или в отношении части указанных в свидетельстве товаров и услуг, на основании
договора.Передача права собственности на знак не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя в отношении товара и услуги либо в отношении лица, которое производит товар или предоставляет услугу.
Собственник свидетельства также имеет право
предоставить любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора. Такой договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг собственника свидетельства и собственник будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.Договор о передаче права собственности на знак и лицензионный договор считаются действительными, если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами.
Сторона договора имеет право на информирование неопределенного круга лиц о передаче права собственности на знак или выдачу лицензии на использование знака. Такое информирование осуществляется путем публикации в официальном бюллетене с одновременном внесением сведений о передаче права собственности на знак полностью и выдачу лицензии на использование знака, а также предложенных стороной договора изменениях в сведения о выдаче лицензии в Реестр. За опубликование таких сведений уплачиваются соответствующие сборы.
Собственник свидетельства имеет
право проставлять рядом со знаком предупреждающую маркировку, которая указывает на то, что этот знак зарегистрирован в Украине. Обращаем внимание, что использование предупредительной маркировки является именно правом, а не обязанностью собственника знака (ст. 5D Парижской конвенции об охране промышленной собственности). Закон о знаках для товаров не предлагает какую-либо форму, обязательную для маркировки. В международной практике используется, например, такая маркировка «®», или Reg TM, TM. Распространена также такая предупредительная маркировка: «МR» (Mark Registered), «Trademark», «Registered Trademark» и др.Собственник свидетельства, который осуществляет посредническую деятельность, имеет право на основе договора с производителем товаров либо лицом, которое предоставляет услуги, использовать свой знак вместе со знаком указанных лиц, а также вместо их знака.
Как указал ВХСУ, законодательством Украины не предусмотрено предоставления разрешения на использование знака для товаров и услуг только на платной основе. Поэтому если в лицензионном договоре отсутствует условие о размерах и порядке осуществления соответствующей оплаты, то это означает, что разрешение на использование знака предоставлено на безвозмездной основе (
постановление ВХСУ от 10.10.2006 г. по делу № 39/57, п. 9 Обзорного письма ВХСУ от 22.01.2007 г. № 01-8/24).Еще один вариант — заключить договор франчайзинга.
Франчайзинг
— один из распространенных в мировой практике видов гражданско-правовых договоров, который в украинском законодательстве известен как договор коммерческой концессии*. Глава 76 ГКУ определяет этот договор как договор, по которому одна сторона (правовладелец) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за плату право пользования в соответствии с ее требованиями комплексом надлежащих этой стороне прав с целью изготовления и (или) продажи определенного вида товара и (или) предоставления услуг. Предметом этого договора является право на использование объектов права интеллектуальной собственности (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн и т. п.), коммерческого опыта и деловой репутации. Причем согласно ст. 1121 ГКУ пользователь обязан использовать торговую марку правовладельца определенным в этом договоре способом.* Как прямо указал Госкомпредпринимательства сразу после вступления в силу ГКУ, «что касается договора франчайзинга и объема правоотношений, урегулированных этим договором, Гражданским кодексом Украины, вступившим в силу 01.01.2004 г., этот круг правоотношений получил название коммерческой концессии, а договор — договора коммерческой концессии» (письмо Госкомпредпринимательства от 11.02.2004 г. № 761).
Международная ассоциация франчайзинга дает франчайзингу следующее определение. Франчайзинг (franchise operation) — это контрактные взаимоотношения между франчайзером и предприятием-оператором, в рамках которых франчайзер предлагает или обязуется поддерживать такие области функционирования предприятия, как ноу-хау и обучение; при этом оператор ведет дело, используя общую торговую марку и технологию, владельцем которых является франчайзер, он же и контролирует их, и при этом оператор инвестирует существенную долю предприятия за счет собственных средств. Существует также определение франчайзинга, данное Британской ассоциацией франчайзинга (БАФ). Франчайзинг — это контрактная лицензия, предоставленная одним лицом (франчайзером) другому (предпринимателю), которая:
а) позволяет или требует от предпринимателя вести определенный бизнес в течение срока контракта о льготном предпринимательстве под именем или используя имя, принадлежащее или ассоциирующееся с головной фирмой;
б) обязывает головную фирму осуществлять постоянный контроль на весь период соглашения за тем, как оператор ведет бизнес, который является объектом системы франчайзинга;
в) обязывает головную фирму обеспечить оператора поддержкой в ведении бизнеса, который является объектом франчайзинга (в области организации льготного предпринимательства, обучения персонала, сбыта, управления и т. д.);
г) требует, чтобы оператор регулярно в период действия соглашения выплачивал головной фирме все оговоренные в контракте платежи: и единовременно первоначальную оплату за право участвовать на рынке от ее имени, и фиксированные текущие платежи и отчисления.
Понятие договора коммерческой концессии с более полным раскрытием его природы в отечественном законодательстве приведено в
ХКУ. Согласно ст. 366 по договору коммерческой концессии одна сторона (правовладелец) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) на срок либо без определения срока право пользования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса прав, принадлежащих правовладельцу, а пользователь обязуется соблюдать условия использования предоставленных ему прав и уплатить правовладельцу обусловленное договором вознаграждение. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса предоставленных пользователю прав, деловой репутации и коммерческого опыта правовладельца в определенном объеме, с указанием либо без указания территории использования в отношении определенной сферы предпринимательской деятельности.Итак, можно выделить такие
основные черты договора коммерческой концессии:1. Договор направлен на передачу пользователю комплекса прав, деловой репутации, коммерческого опыта, технологий. Отметим, что при заключении договора коммерческой концессии (франчайзинга) осуществляется передача только права использования объектов интеллектуальной собственности. Это означает, что к пользователю не переходит право собственности на данные объекты. Их собственником, как и ранее, является правообладатель, который вправе заключать договор коммерческой концессии (франчайзинга) с другими субъектами предпринимательской деятельности. Заметим, что при этом в соответствии с
ч. 1 ст. 1122 ГКУ договором может быть предусмотрено обязательство правообладателя не предоставлять аналогичные права третьим лицам на территории, которая закреплена за пользователем.2. Договор является консенсуальным (для заключения договора достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям).
3. Сторонами договора выступают субъекты предпринимательской деятельности. При этом стороны договора коммерческой концессии именуются как правообладатель и пользователь. Правообладатель — это лицо, которому принадлежат те исключительные права, использование которых он разрешает пользователю; пользователь — лицо, получающее возможность использовать исключительные права. Кроме того, поскольку обладателем прав на фирменное наименование может быть только юридическое лицо, а предприниматели без образования юридического лица не могут иметь собственного фирменного наименования, в качестве правообладателя по договору коммерческой концессии, который предоставляет право использования принадлежащего ему комплекса исключительных прав пользователю, может выступать только юридическое лицо.
4. Передаваемые права могут использоваться исключительно в предпринимательской деятельности. При этом виды предпринимательской деятельности могут быть самыми разными (торговля, туристический либо ресторанный бизнес, юридические, аудиторские, консультационные услуги и др.), но, как правило, она направлена на работу с конечным потребителем.
5. Договор является возмездным. По договору коммерческой концессии (франчайзинга) пользователем должно выплачиваться вознаграждение правообладателю в форме разовых или периодических платежей (роялти) либо в иной форме, которая может быть предусмотрена договором.
6. Договор может быть как срочным, так и бессрочным.
7. Договором может ограничиваться территория использования предоставленных прав.
В отношении применяемого к отношениям, возникающим в рамках договора коммерческой концессии, права отметим, что в первую очередь необходимо определиться с тем, право какой страны будет подлежать применению. Так, например, в отношениях между нерезидентом и субъектом хозяйствования, являющимся резидентом Украины, если стороны прямо не оговорят в договоре между собой, законодательством какой страны они руководствуются, для ответа на этот вопрос придется руководствоваться положениями
Закона № 2709. В соответствии со ст. 36 данного Закона к сделкам, предметом которых является право интеллектуальной собственности, применяется право, которое определяется согласно соответствующим правилам Закона № 2709. Если обратиться к таким «соответствующим» правилам, то для разных видов сделок они установлены разные. Так, если заключается договор на передачу исключительных имущественных прав, то следует руководствоваться правом страны того субъекта, который передает такие права. Если заключается договор о создании объекта ИС на заказ, то это будет право государства, резидентом которого выступает исполнитель по договору. В случае заключения лицензионного договора к отношениям будет применяться право государства, резидентом которого выступает лицензиар, т. е. лицо, предоставляющее право использовать объект ИС. Если стороны заключили договор коммерческой концессии — право определяется по той стороне, которая выступает в договоре правовладельцем.Следует сказать, что в разных странах используются различные модели законодательного регулирования договора коммерческой концессии. В некоторых государствах существуют специальные законы и (или) подзаконные акты, регулирующие франчайзинг. В США, например, законы о франчайзинге существуют в некоторых штатах. Помимо этого федеральное правительство выпустило специальные «Требования по раскрытию информации и запреты, касающиеся франчайзинга и рискованных бизнес-предприятий», налагающие на франчайзеров обязательства по раскрытию отдельных видов информации о своем бизнесе с целью защиты интересов потенциальных правопользователей. Большинство других стран не имеют специальных законов, посвященных регулированию франчайзинга/коммерческой концессии, поэтому эти отношения регулируются договорным правом. В некоторых государствах приняты «добровольные кодексы» (или «кодексы этики») франчайзинга. Они в основном разрабатываются национальными ассоциациями франчайзинга, которые стремятся предотвратить ситуации и факты, способные причинить вред позитивному облику франчайзинга. Существует не так много стран, где законодательно были закреплены правила ведения бизнеса по системе франчайзинга. К таким странам относятся: США, Канада, Бразилия, Мексика, Франция, Испания, Албания, Румыния, Россия, Япония, Австралия, Корея, КНР, Малайзия, Индонезия.
В Украине специального нормативного акта, посвященного отношениям коммерческой концессии, также нет. Законодательное регулирование ограничивается соответствующими нормами
ГКУ и ХКУ. В остальном отношения основываются на общих положениях договорного права.Используя известную торговую марку или бренд, пользователь по договору производит (распространяет) товары под данной маркой. При этом основное отличие договора франчайзинга от лицензионного (см.
ст. 1109 ГКУ) состоит прежде всего в том, что использование торговой марки или бренда осуществляется лишь при соблюдении всех требований франчайзера (правообладателя) относительно качества товаров и услуг, методов организации и ведения бизнеса, и даже оформления торговых помещений. Поэтому договор франчайзинга отличается от стандартного лицензионного договора на передачу прав интеллектуальной собственности.В зависимости от сущности хозяйственных отношений, в мировой практике выделяют
три основных формы франчайзинга:—
товарный франчайзинг, при котором предприниматели (правопользователи) получают исключительное право распространять товар франчайзера (правообладателя) в определенном регионе;—
производственный франчайзинг, по договору о котором передаются права на использование не только торговой марки франчайзера, но и определенных технологий производства (ноу-хау);— франчайзинг
бизнес-формата, при котором передаются только права на использование торговой марки (знака обслуживания) и стандарты качества предоставляемых услуг. Именно данный вид франчайзинга и является коммерческой концессией.Один из наиболее известных примеров ведения бизнеса по принципам коммерческой концессии — McDonald’s: права на работу под этим фирменным наименованием с использованием деловой репутации, определенных технологий приготовления еды и т. д. продаются отдельным субъектам хозяйствования в разных странах, которые при этом обязаны продавать товары и услуги с соблюдением качественных характеристик, чтобы не причинить ущерб деловой репутации правовладельца.
Имущественные права на коммерческое наименование могут быть переданы
другому лицу только с целостным имущественным комплексом лица, которому эти права принадлежат, либо с его соответствующей частью (ч. 2 ст. 490 ГКУ).Полномочия собственника свидетельства на квалифицированное указание происхождения товара очень ограничены. Так, он не имеет права выдавать лицензию на использование квалифицированного указания происхождения товара.
Договор коммерческой концессии должен быть заключен в простой письменной форме
. Это не исключает того, что стороны по собственной инициативе могут его также нотариально заверить. Но невыполнение минимального требования о простой письменной форме повлечет ничтожность договора, т. е. устанавливать его недействительность в судебном порядке будет не нужно, он автоматически будет считаться таковым и к сторонам могут быть применены последствия недействительности договора.Кроме того, данная
статья указывает на необходимость государственной регистрации договора коммерческой концессии, возлагая обязанность такой регистрации на орган, осуществивший регистрацию правовладельца. Хотим обратить внимание, что в специализированных изданиях высказывается точка зрения, согласно которой под таким органом следует понимать орган, осуществивший регистрацию правовладельца как юридического лица либо физического лица — предпринимателя. Но есть и другая позиция: в данном случае речь идет об органе, регистрирующем именно факт принадлежности прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, определенному субъекту, т. е. регистрирующем то или иное физическое или юридическое лицо в качестве правовладельца.Следует отметить, что в этой части правового регулирования отношений коммерческой концессии есть определенный пробел, что вызывает проблемы на практике. Дело в том, что на данный момент ни один государственный орган не наделен полномочием по осуществлению государственной регистрации договоров коммерческой концессии, что создает препятствия в развитии этих отношений.
На данный момент Комитет по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять за основу проект
Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно государственной регистрации договоров коммерческой концессии)». Законопроектом предлагается урегулировать некоторые вопросы государственной регистрации договоров коммерческой концессии (франчайзинга), наделив этой компетенцией Государственный департамент интеллектуальной собственности, действующий в составе МОН. Соответствующие изменения предложено внести в ч. 2 ст. 1118 Гражданского и ч. 2 ст. 367 Хозяйственного кодексов Украины.В то же время отсутствие государственной регистрации коммерческой концессии не влечет за собой недействительность договора. Но в случае отсутствия государственной регистрации данного договора наступают такие последствия:
— стороны договора коммерческой концессии не имеют права ссылаться на его условия в отношениях с третьими лицами;
— стороны договора коммерческой концессии не имеют права ссылаться на его условия в случае возникновения спора (см.
постановление ВХСУ от 12.10.2006 г. № 10/14).Пользователь по договору коммерческой концессии обязан
:— использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности торговую марку и другие обозначения правообладателя указанным в договоре образом;
— обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
— соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
— оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
— не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
— предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;
— информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует торговую марку, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.
ГКУ
прямо допускает возможность установления в договоре коммерческой концессии определенных ограничений прав сторон договора. В частности, договором могут быть предусмотрены:— обязанность правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;
— обязанность пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора, в предпринимательской деятельности, которую осуществляет пользователь с использованием предоставленных правообладателем прав;
— обязанность пользователя не получать аналогичные права от конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;
— обязанность пользователя согласовывать с правообладателем место размещения помещений для продажи товаров (выполнения работ, предоставления услуг), предусмотренных договором, а также их внутреннее и внешнее оформление (
письмо Госкомпредпринимательства от 11.02.2004 г. № 761).В то же время прямо предусмотрен перечень условий, ограничивающих права сторон, которые при включении их в договор заведомо являются ничтожными. Так, являются ничтожными условия договора коммерческой концессии, в соответствии с которыми:
— правообладатель вправе определять цену продажи товара пользователем или цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) пользователем, либо устанавливать верхний или нижний предел этих цен;
— пользователь вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) на определенной в договоре территории.
Прекращение действия торговой марки
Действие торговой марки прекращается
в случае:1) окончания срока ее действия, если он не был продлен в установленном порядке. Напомним, что срок действия торговой марки составляет 10 лет, после чего может быть продлен еще на 10 лет;
2) превращения торговой марки в общеприменимое обозначение определенного вида товаров или услуг. Такое решение принимается судом;
3) по инициативе лица, которому принадлежат права на торговую марку, если это не противоречит условиям договора. Отказ от свидетельства вступает в силу с даты публикации сведений об этом в официальном бюллетене;
4) если знак не используется в Украине полностью или в отношении части из указанных в свидетельстве товаров и услуг в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства либо с другой даты после этой публикации. В этом случае решение о прекращении действия свидетельства принимается судом по заявлению любого лица. При этом на лице, которому принадлежат права на торговую марку, лежит обязанность доказать факт использования торговой марки* (
п. 2 Обзорного письма ВХСУ от 22.01.2007 г. № 01-8/24). В этом случае действие свидетельства может быть прекращено полностью или частично только при условии, что собственник свидетельства не приведет уважительных причин такого неиспользования. Такими уважительными причинами, в частности, являются:— обстоятельства, которые препятствуют использованию знака независимо от воли собственника свидетельства, такие как ограничение импорта или другие требования к товарам и услугам, установленные законодательством;
— возможность введения в заблуждение относительно лица, которое производит товары либо предоставляет услуги, во время использования знака лицом, обратившимся в суд, или другим лицом в отношении товаров и услуг, по которым выдвинуто требование о прекращении действия свидетельства;
5) признания свидетельства недействительным. Свидетельство признается недействительным в судебном порядке полностью или частично в случае: несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны; наличия в свидетельстве элементов изображения знака и перечня товаров и услуг, которых не было в поданной заявке; выдачи свидетельства в результате подачи заявки с нарушением прав других лиц.
* Отметим, что реализация третьим лицом права предварительного использования торговой марки не может считаться объективной причиной неиспользования собственником свидетельства такой марки (п. 6 Обзорного письма ВХСУ от 13.07.2005 г. № 01-8/1234).
Если в связи с досрочным прекращением действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку причинены убытки лицу, которому было предоставлено разрешение на ее использование, такие убытки возмещаются лицом, предоставившим указанное разрешение, если иное не установлено договором или законом.
