Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Торговельна марка: як її отримати та як використовувати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2010/№ 86
Друк
Стаття

Торговельна марка: як її отримати та як використовувати

 

Перший прототип торговельних марок (англ. Trademark), якщо вірити енциклопедіям, з’явився ще 3000 років тому. Відтоді головне призначення торговельних марок — ідентифікувати товари та послуги, надати можливість споживачу відрізняти товари один від одного. Чим вище конкуренція між виробниками схожих товарів, тим більше вони покладаються на свою торговельну марку, прагнуть зробити саме її більш впізнаваною. Розповімо про цей засіб індивідуалізації продукції суб’єкта господарювання детальніше.

Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

Торговельна марка: якою вона може бути?

Законодавство України оперує декількома близькими за значенням термінами — торговельна марка, знак для товарів і послуг, логотип, товарний знак, знак обслуговування, — не проводячи чіткого розмежування між ними. Почнемо з того, які визначення надано названим поняттям у законодавстві.

ЦКУ

з перелічених термінів використовує тільки такі терміни, як торговельна марка та фірмове найменування. Так, ЦКУ дає таке визначення торговельної марки: торговельна марка є будь-яким позначенням або будь-якою комбінацією позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦКУ). ЦКУ не оперує терміном «знак для товарів і послуг», ГКУ ж використовує терміни «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг» як тотожні (ч. 1 ст. 155 ГКУ).

Крім того, в Україні діє

Закон про знаки на товари, що дає визначення знака для товарів і послуг як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Як бачимо, це визначення тотожне визначенню торговельної марки, наведеному в ЦКУ (див. п. 5 листа Вищого господарського суду України від 14.01.2004 р. № 05-3/31).

Досить часто використовується також термін «

товарний знак». Його визначення надано в ч. 1 ст. 15 Угоди щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРИПС), прийнятої 15.04.94 р. Це «будь-яке позначення або будь-яке поєднання позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства. Такі позначення, зокрема слова, уключаючи особисті найменування, цифри, літери, зображувальні елементи та поєднання кольорів, так само, як будь-яке поєднання таких позначень, можуть підлягати реєстрації як товарні знаки. Якщо знаки не наділені здібністю до розрізнення відповідних товарів або послуг, члени можуть поставити реєстрацію знака в залежність від розрізняльної здатності, набутої у процесі використання. Як умову реєстрації члени можуть висувати вимогу візуального сприйняття знаків». Отже, ця характеристика товарного знака повністю тотожна характеристиці торговельної марки, яку їй дає вітчизняне законодавство.

Законодавство використовує також інші, аналогічні наведеним поняттям торговельної марки та знака для товарів і послуг, поняття. Так, наприклад, у

Законі України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.93 р. № 3759-XII вживається термін логотип як будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), за якими можна відрізнити програми та передачі однієї телерадіоорганізації від іншої.

Відповідно до

ч. 2 ст. 5 Закону про знаки на товари об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. За формою свого вираження торговельні марки (знаки) можуть бути:

словесні, що складаються як з окремих літер або одного слова, так і з декількох слів;

зображувальні (зображення тварин, птахів, стилізовані зображення будь-яких предметів, просто лінії, фігури будь-якої форми тощо);

об’ємні є композиціями у вигляді фігур, ліній або їх комбінації у трьох вимірах;

колірні (якийсь колір або комбінація кольорів);

комбіновані.

Цей перелік не є вичерпним, його можна доповнити також такими позначеннями:

звукові (музичні твори з текстом та без тексту, звуки птахів, звірів тощо), які реєструються у вигляді нотного запису (наприклад, позивні радіостанції або телепередачі);

світлові (реєструються у вигляді спектральних ліній світла);

нюхові (реєструються у вигляді хімічної формули речовини, що використовується як торговельна марка).

Найбільш ефективними позначеннями вважаються словесні торговельні марки (знаки), оскільки, будучи оригінальними словами, словосполуками та фразами, легко запам’ятовуються та можуть викликати у споживачів різні асоціації. Як словесні торговельні марки дуже часто використовуються імена творців продукції або штучно утворені слова.

Охорону як торговельні марки часто отримують етикетки, що є комбінованими торговельними марками. Необхідно зауважити, що етикетки можуть охоронятися ще й як промислові зразки, тобто результати творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Отже,

головне завдання торговельної марки — відрізнити товар одного суб’єкта господарювання від товару інших суб’єктів (див. розділ 1(1)(а) Типового закону ВОІС для країн, що розвиваються, про знаки, фірмові найменування та акти недобросовісної конкуренції 1967 р.).

 

Засвідчення права на торговельну марку

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом

(ч. 1 ст. 494 ЦКУ, ч. 1 ст. 157 ГКУ). Наведеним у свідоцтві зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, які вносяться до Реєстру при видачі свідоцтва на торговельну марку, визначається обсяг правової охорони торговельної марки (ч. 2 ст. 494 ЦКУ).

Звертаємо увагу: не потребує отримання свідоцтва торговельна марка, визнана добре відомою або така, що має міжнародну реєстрацію.

Закон про знаки на товари

передбачає підстави для відмови в наданні правової охорони торговельним маркам. Зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

— державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

— офіційні назви держав;

— емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

— офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

— винагороди та інші відзнаки.

Такі позначення може бути включено до торговельного знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Так, компетентним органом щодо найменування держави є створений Міністерством освіти і науки України постійно діючий колегіальний орган — Комісія з узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаків для товарів і послуг (далі — Комісія). Згідно з

п. 1.4 Правил узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2004 р. № 175*, використанням офіційної назви держави «Україна» вважається внесення позначення до торговельної марки (знака) як елемента, що містить:

— офіційну назву держави «

Україна»;

— міжнародний код України «

UA».

* Слід зазначити, що наказом Мін’юсту від 16.10.2009 р. № 1886/5 рішення про державну реєстрацію Правил було скасовано. Однак у своєму роз’ясненні, затвердженому наказом від 12.04.2010 р. № 307, Мін’юст указав, що чинність втратив тільки п. 3.5 Правил, у решті Правила залишаються чинними.

Клопотання заявника про внесення до торговельної марки (знака) позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», розглядається Комісією протягом

трьох місяців з моменту прийняття такого клопотання до розгляду. Клопотання подається заявником до Державного департаменту інтелектуальної власності. За дорученням заявника клопотання може бути подано через представника. За результатами розгляду клопотання Комісія приймає рішення про надання згоди, про відмову в наданні згоди або про запит додаткових документів.

При цьому згода на внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» або міжнародний код України «UA», до торговельної марки надається, якщо:

1) використання офіційної назви держави «Україна» або міжнародного коду України «UA» як елемента торговельної марки не суперечитиме громадському порядку, принципам гуманності та моралі, сприятиме інтересам держави, але при цьому не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги;

2) товари та послуги, щодо яких передбачається використання такої торговельної марки, мають промислову, освітню, наукову, культурну або художню цінність.

Рішення Комісії про надання згоди або про відмову в наданні згоди направляється заявнику не пізніше ніж через

один місяць із дати засідання, на якому рішення було прийнято, а копія рішення — до Укрпатенту.

Не можуть отримати правову охорону позначення

, які відтворюють:

— промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

— назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та фрагменти з них без згоди власників авторських прав або їх правонаступників;

— прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Повний перелік обмежень на реєстрацію позначень як торговельних марок (знаків) наведено у

ст. 6 Закону про знаки на товари. У ній також названо позначення, які:

— не мають розрізняльної здатності та не набули її в результаті використання;

— складаються тільки з позначень, що є загальновживаними позначеннями товарів і послуг певного виду;

— складаються тільки з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

— вводять в оману або можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

— складаються тільки з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

— відображають тільки форму, обумовлену природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

Усі перелічені позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не є домінуючими в зображенні знака.

Список позначень, які не може бути зареєстровано як знак для товарів і послуг, можна також доповнити тими, які можна переплутати з:

— знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

— знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до

ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

— фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

— кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до

Закону № 752. Такі позначення можуть бути тільки елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

— знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку.

Ті позначення, які не підпадають під перелічені обмеження,

можуть одержати правову охорону шляхом отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Зауважимо, що для визнання знака (торговельної марки) добре відомим в Україні (наприклад, Cocа-Cola, тощо) подається

заява відповідно до Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міносвіти від 15.04.2005 р. № 228. Торговельна марка (знак), визнана добре відомою в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та опубліковується в офіційному бюлетені «Промислова власність». Товарний знак, визнаний добре відомим відповідно до Закону про знаки на товари, а також п. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути підставою для відмови іншій особі в реєстрації товарного знака, визнання недійсною реєстрації товарного знака іншої особи або заборони іншій особі використовувати товарний знак, тотожний або схожий до ступеня змішування із добре відомим знаком, призначеним для застосування щодо однорідних товарів, за умови, що дата, починаючи з якої товарний знак став добре відомим, є більш ранньою, ніж дата пріоритету товарного знака іншої особи.

Для отримання свідоцтва подається заявка до Укрпатенту.

Вимоги до документів заявки визначаються Правилами складання і подачі заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 р. № 116. За дорученням заявника заявка може бути подана через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка повинна стосуватися одного знака.

Якщо заявник просить про охорону кольору або поєднання кольорів як відмітної ознаки свого знака, то він зобов’язаний:

— заявити про це та вказати в заявці колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить;

— подати в заявці кольорові зображення зазначеного знака.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору має бути подано до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців із дати подання заявки.

Заявник має право відкликати заявку у будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва

(ст. 11 Закону про знаки на товари).

Заявка проходить експертизу, за результатами якої приймається рішення про реєстрацію знака. За видачу свідоцтва та публікацію про видачу свідоцтва сплачуються державне мито та збір.

Якщо протягом трьох місяців з дати отримання заявником рішення про реєстрацію знака документи про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва в розмірі та порядку, визначених законодавством, до установи експертизи не надійшли, опублікування не провадиться, а заявка вважається відкликаною. Цей строк може бути продовжено, але не більше ніж на шість місяців. Для цього заявнику потрібно подати відповідне клопотання та сплатити збір за його подання.

Одночасно з опублікуванням відомостей про видачу свідоцтва здійснюється державна реєстрація знака, для чого до Реєстру вносяться відповідні відомості.

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг затверджене наказом Міносвіти від 10.01.2002 р. № 10.

Свідоцтво видається Держдепартаментом інтелектуальної власності протягом місяця після державної реєстрації знака.

Будь-яка особа має право

зареєструвати знак в іноземних державах. У разі реєстрації знака в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до неї заявка на міжнародну реєстрацію та відповідні їй заява про територіальне поширення та заява про продовження міжнародної реєстрації подаються до компетентного органу держави, де відбувається реєстрація, за умови сплати національного збору за подання кожної з них. Зауважимо, що в різних державах питання про сплату зборів та мит, пов’язаних з реєстрацією товарного знака, може вирішуватися по-різному. Так, може передбачатися як одне мито, що включає мита за всі дії з реєстрації товарного знака, так і окремі збори та мита.

 

Використання торговельної марки

Використанням торговельної марки

(знака для товарів і послуг) визнається:

— нанесення її на будь-який товар, для якого марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (увезення) та експорт (вивезення);

— застосування її при пропонуванні та наданні будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

— застосування її в діловій документації або в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо він застосований у формі зареєстрованого знака, а також у формі, яка відрізняється від зареєстрованого знака тільки окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінні риси знака.

Використанням торговельної марки

у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках та ярмарках, які проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із впровадженням зазначених товарів та послуг у господарський (комерційний) оборот (ч. 2 ст. 157 ГКУ).

Обов’язковою умовою використання знака для товарів і послуг власником є його використання саме стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано (

п. 5 Оглядового листа ВГСУ від 22.01.2007 р. № 01-8/24).

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

— зареєстрований знак стосовно зазначених у свідоцтві товарів і послуг;

— зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання споживачів можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

— позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення та знак можна сплутати;

— позначення, схожі із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із зазначеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам

використовувати без його дозволу зареєстрований знак не поширюється на:

— використання кваліфікованого зазначення походження товару, яке охороняється відповідно до

Закону № 752;

— некомерційне використання знака;

— усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

— добросовісне застосування своїх імен чи адрес.

Відповідно до

ст. 500 ЦКУ будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача) (див. п. 1 Оглядового листа ВГСУ від 22.01.2007 р. № 01-8/24). Звертаємо увагу, що на думку ВГСУ, право попереднього користувача виникає не лише в разі використання торговельної марки, яка тотожна зареєстрованій торговельній марці, а й у разі використання торговельної марки, яка схожа на зареєстровану (Оглядовий лист ВГСУ від 13.07.2005 р. № 01-8/1234).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або було здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Особа, яка використовує

своє позначення, і таке використання не порушує права третіх осіб, може його продовжувати, але виключне право забороняти використання цього позначення іншим особам буде можливе тільки після надання позначенню правової охорони (див. лист Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 07.10.2005 р. № 16-07/4544).

 

Передача прав на торговельну марку

Власник свідоцтва на торговельну марку може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі

договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо це може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Власник свідоцтва має право також

надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Такий договір має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених або наданих за ліцензійним договором, не буде нижча за якість товарів і послуг власника свідоцтва та власник здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак та ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі та підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом опублікування в офіційному бюлетені з одночасним унесенням відомостей про передачу права власності на знак повністю і видачу ліцензії на використання знака, а також запропонованих стороною договору змінах до відомостей про видачу ліцензії до Реєстру. За опублікування таких відомостей сплачуються відповідні збори.

Власник свідоцтва має

право проставляти поряд зі знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні. Звертаємо увагу, що використання попереджувального маркування є саме правом, а не обов’язком власника знака (ст. 5D Паризької конвенції про охорону промислової власності). Закон про знаки для товарів не пропонує будь-яку форму, обов’язкову для маркування. У міжнародній практиці використовується, наприклад, таке маркування «®», або Reg ТМ, ТМ. Поширеним є також таке попереджувальне маркування: «Мr» (Mark Registered), «Trademark», «Registered Trademark» тощо.

Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з виробником товарів або особою, яка надає послуги, використовувати свій знак разом зі знаком зазначених осіб, а також замість їх знака.

Як указав ВГСУ, законодавством України не передбачено надання дозволу на використання знака для товарів і послуг тільки на платній основі. Тому якщо в ліцензійному договорі відсутня умова про розміри та порядок здійснення відповідної оплати, то це означає, що дозвіл на використання знака надано на безоплатній основі (

постанова ВГСУ від 10.10.2006 р. у справі № 39/57, п. 9 Оглядового листа ВГСУ від 22.01.2007 р. № 01-8/24).

Ще один варіант — укласти договір франчайзингу.

Франчайзинг

— один з поширених у світовій практиці видів цивільно-правових договорів, який в українському законодавстві відомий як договір комерційної концесії*. Глава 76 ЦКУ визначає цей договір як договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачу) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Предметом цього договору є право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Причому згідно зі ст. 1121 ЦКУ користувач зобов’язаний використовувати торговельну марку правоволодільця визначеним у цьому договорі способом.

* Як прямо вказав Держкомпідприємництва відразу після набуття чинності ЦКУ, «що стосується договору франчайзингу та обсягу правовідносин, урегульованих цим договором, Цивільним кодексом України, що набрав чинності 01.01.2004 р., це коло правовідносин отримало назву комерційної концесії, а договір — договору комерційної концесії» (лист Держкомпідприємництва від 11.02.2004 р. № 761).

Міжнародна асоціація франчайзингу дає франчайзингу таке визначення. Франчайзинг (franchise operation) — це контрактні взаємовідносини між франчайзером та підприємством-оператором, у межах яких франчайзер пропонує або зобов’язується підтримувати такі сфери функціонування підприємства, як ноу-хау та навчання; при цьому оператор веде справу, використовуючи спільну торговельну марку та технологію, власником яких є франчайзер, він же і контролює їх, і при цьому оператор інвестує істотну частку підприємства за рахунок власних коштів. Існує також визначення франчайзингу, надане Британською асоціацією франчайзингу (БАФ). Франчайзинг — це контрактна ліцензія, надана однією особою (франчайзером) іншій (підприємцю), яка:

а) дозволяє або вимагає від підприємця вести певний бізнес протягом строку контракту про пільгове підприємництво під ім’ям або використовуючи ім’я, що належить або асоційоване з головною фірмою;

б) зобов’язує головну фірму здійснювати постійний контроль на весь період угоди за тим, як оператор веде бізнес, який є об’єктом системи франчайзингу;

в) зобов’язує головну фірму забезпечити оператора підтримкою у веденні бізнесу, який є об’єктом франчайзингу (у сфері організації пільгового підприємництва, навчання персоналу, збуту, управління тощо);

г) вимагає, щоб оператор регулярно в період дії угоди виплачував головній фірмі всі обумовлені в контракті платежі: і одноразово первісну оплату за право брати участь на ринку від її імені, і фіксовані поточні платежі та відрахування.

Поняття договору комерційної концесії з більш повним розкриттям його природи у вітчизняному законодавстві наведене в

ГКУ. Згідно зі ст. 366 за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачу) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцю, а користувач зобов’язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцю обумовлену договором винагороду. Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачу прав, ділової репутації та комерційного досвіду правоволодільця у визначеному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності.

Отже, можна виділити такі

основні риси договору комерційної концесії:

1. Договір спрямовано на передачу користувачу комплексу прав, ділової репутації, комерційного досвіду, технологій. Зазначимо, що при укладенні договору комерційної концесії (франчайзингу) здійснюється передача тільки права використання об’єктів інтелектуальної власності. Це означає, що до користувача не переходить право власності на ці об’єкти. Їх власником, як і раніше, є правоволоділець, який має право укладати договір комерційної концесії (франчайзингу) з іншими суб’єктами підприємницької діяльності. Зауважимо, що при цьому відповідно до

ч. 1 ст. 1122 ЦКУ договором може бути передбачене зобов’язання правоволодільця не надавати аналогічні права третім особам на території, що закріплена за користувачем.

2. Договір є консенсусним (для укладення договору досить домовленості сторін за всіма істотними умовами).

3. Сторонами договору виступають суб’єкти підприємницької діяльності. При цьому сторони договору комерційної концесії іменуються як правоволоділець та користувач. Правоволоділець — це особа, якій належать ті виключні права, використання яких він дозволяє користувачу; користувач — особа, яка одержує можливість використовувати виключні права. Крім того, оскільки володільцем прав на фірмове найменування може бути тільки юридична особа, а підприємці без утворення юридичної особи не можуть мати власного фірмового найменування, як правоволоділець за договором комерційної концесії, який надає право використання комплексу належних йому виключних прав користувачу, може виступати тільки юридична особа.

4. Права, що передаються, можуть використовуватися виключно в підприємницькій діяльності. При цьому види підприємницької діяльності можуть бути найрізноманітнішими (торгівля, туристичний або ресторанний бізнес, юридичні, аудиторські, консультаційні послуги тощо), але, як правило, вона спрямована на роботу з кінцевим споживачем.

5. Договір є відплатним. За договором комерційної концесії (франчайзингу) користувачем повинна виплачуватися винагорода правоволодільцю у формі разових або періодичних платежів (роялті) або в іншій формі, яка може бути передбачена договором.

6. Договір може бути як строковим, так і безстроковим.

7. Договором може обмежуватися територія використання наданих прав.

Щодо права, яке застосовується до відносин, що виникають у межах договору комерційної концесії, зауважимо, що насамперед необхідно визначитися з тим, право якої країни підлягатиме застосуванню. Так, наприклад, у відносинах між нерезидентом та суб’єктом господарювання, який є резидентом України, якщо сторони прямо не застережуть у договорі між собою, законодавством якої країни вони керуються, то для відповіді на це запитання доведеться керуватися положеннями

Закону № 2709. Відповідно до ст. 36 цього Закону до правочинів, предметом яких є право інтелектуальної власності (далі — ІВ), застосовується право, яке визначається згідно з відповідними правилами Закону № 2709. Якщо звернутися до таких «відповідних» правил, то для різних видів правочинів вони встановлені різні. Так, якщо укладається договір на передачу виключних майнових прав, то слід керуватися правом країни того суб’єкта, який передає такі права. Якщо укладається договір про створення об’єкта ІВ на замовлення, то це буде право держави, резидентом якої є виконавець за договором. У разі укладення ліцензійного договору до відносин застосовуватиметься право держави, резидентом якої є ліцензіар, тобто особа, яка надає право використовувати об’єкт ІВ. Якщо сторони уклали договір комерційної концесії — право визначається за тією стороною, яка виступає в договорі правоволодільцем.

Слід зазначити, що в різних країнах використовуються різні моделі законодавчого регулювання договору комерційної концесії. У деяких державах існують спеціальні закони та (або) підзаконні акти, що регулюють франчайзинг. У США, наприклад, закони про франчайзинг існують у деяких штатах. Крім цього, федеральний уряд випустив спеціальні «Вимоги щодо розкриття інформації та заборони, які стосуються франчайзингу та ризикованих бізнес-підприємств», що накладають на франчайзерів зобов’язання з розкриття окремих видів інформації про свій бізнес з метою захисту інтересів потенційних правокористувачів. Більшість інших країн не мають спеціальних законів, присвячених регулюванню франчайзингу/комерційної концесії, тому ці відносини регулюються договірним правом. У деяких державах прийнято «добровільні кодекси» (або «кодекси етики») франчайзингу. Вони переважно розробляються національними асоціаціями франчайзингу, які намагаються запобігти ситуаціям та фактам, здатним заподіяти шкоду позитивному іміджу франчайзингу. Існує не так багато країн, де законодавчо було закріплено правила ведення бізнесу за системою франчайзингу. До таких країн належать США, Канада, Бразилія, Мексика, Франція, Іспанія, Албанія, Румунія, Росія, Японія, Австралія, Корея, КНР, Малайзія, Індонезія.

В Україні спеціального нормативного акта, присвяченого відносинам комерційної концесії, також немає. Законодавче регулювання обмежується відповідними нормами

ЦКУ і ГКУ. У решті — відносини ґрунтуються на загальних положеннях договірного права.

Використовуючи відому торговельну марку або бренд, користувач за договором виробляє (поширює) товари під цією маркою. При цьому основна відмінність договору франчайзингу від ліцензійного (див.

ст. 1109 ЦКУ) полягає насамперед у тому, що використання торговельної марки або бренда здійснюється лише при дотриманні всіх вимог франчайзера (правоволодільця) щодо якості товарів і послуг, методів організації та ведення бізнесу, і навіть — оформлення торговельних приміщень. Тому договір франчайзингу відрізняється від стандартного ліцензійного договору на передачу прав інтелектуальної власності.

Залежно від сутності господарських відносин у світовій практиці виділяють

три основні форми франчайзингу:

товарний франчайзинг, при якому підприємці (правокористувачі) набувають виключного права поширювати товар франчайзера (правоволодільця) у певному регіоні;

виробничий франчайзинг, за договором про який передаються права на використання не лише торговельної марки франчайзера, а й певних технологій виробництва (ноу-хау);

— франчайзинг

бізнес-формату, при якому передаються тільки права на використання торговельної марки (знака обслуговування) та стандарти якості послуг, що надаються. Саме цей вид франчайзингу і є комерційною концесією.

Один з найвідоміших прикладів ведення бізнесу за принципами комерційної концесії — McDonald’s: права на роботу під цим фірмовим найменуванням з використанням ділової репутації, певних технологій приготування їжі тощо продаються окремим суб’єктам господарювання в різних країнах, які при цьому зобов’язані продавати товари та послуги з дотриманням якісних характеристик, щоб не завдати шкоди діловій репутації правоволодільця.

Майнові права на комерційне найменування можуть бути передані

іншій особі тільки з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або з його відповідною частиною (ч. 2 ст. 490 ЦКУ).

Повноваження власника свідоцтва на кваліфіковане зазначення походження товару дуже обмежені. Так, він не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення походження товару.

Договір комерційної концесії має бути укладено у простій письмовій формі

. Це не виключає того, що сторони з власної ініціативи можуть його також нотаріально посвідчити. Але невиконання мінімальної вимоги про просту письмову форму спричинить нікчемність договору, тобто встановлювати його недійсність в судовому порядку буде непотрібно, він автоматично вважатиметься таким, і до сторін може бути застосовано наслідки недійсності договору.

Крім того, ця

стаття вказує на необхідність державної реєстрації договору комерційної концесії, покладаючи обов’язок такої реєстрації на орган, що здійснив реєстрацію правоволодільця. Варто звернути увагу, що в спеціалізованих виданнях висловлюється точка зору, згідно з якою під таким органом слід розуміти орган, що здійснив реєстрацію правоволодільця як юридичної особи або фізичної особи — підприємця. Але є й інша позиція: у цьому випадку йдеться про орган, який реєструє саме факт належності прав, що передаються за договором комерційної концесії, за певним суб’єктом, тобто реєструє ту чи іншу фізичну або юридичну особу як правоволодільця.

Слід зазначити, що в цій частині правового регулювання відносин комерційної концесії є певна прогалина, що спричинює проблеми на практиці. Річ у тім, що сьогодні жоден державний орган не наділений повноваженням зі здійснення державної реєстрації договорів комерційної концесії, що створює перешкоди в розвитку цих відносин.

Наразі Комітет з питань правової політики рекомендує парламенту прийняти за основу проект

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної реєстрації договорів комерційної концесії)». Законопроектом пропонується врегулювати деякі питання державної реєстрації договорів комерційної концесії (франчайзингу), наділивши цією компетенцією Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі МОН. Відповідні зміни запропоновано внести до ч. 2 ст. 1118 Цивільного та ч. 2 ст. 367 Господарського кодексів України.

Водночас відсутність державної реєстрації комерційної концесії не спричинює недійсності договору. Але в разі відсутності державної реєстрації цього договору настають такі наслідки:

— сторони договору комерційної концесії не мають права посилатися на його умови у відносинах з третіми особами;

— сторони договору комерційної концесії не мають права посилатися на його умови в разі виникнення спору (див.

постанову ВГСУ від 12.10.2006 р. № 10/14).

Користувач за договором комерційної концесії зобов’язаний

:

— використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності торговельну марку та інші позначення правоволодільця зазначеним у договорі способом;

— забезпечувати відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, робіт, що виконуються, послуг, що надаються, якості аналогічних товарів, що виробляються, робіт, що виконуються, послуг, що надаються безпосередньо правоволодільцем;

— дотримуватись інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується правоволодільцем, у тому числі вказівок, що стосуються зовнішнього та внутрішнього оформлення комерційних приміщень, які використовуються користувачем при здійсненні наданих йому за договором прав;

— надавати покупцям (замовникам) всі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати придбаваючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у правоволодільця;

— не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу отриману від нього конфіденційну комерційну інформацію;

— надати обумовлену кількість субконцесій, якщо такий обов’язок передбачено договором;

— інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує торговельну марку, комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування чи інший засіб індивідуалізації через договір комерційної концесії.

ЦКУ

прямо допускає можливість встановлення в договорі комерційної концесії певних обмежень прав сторін договору. Зокрема, договором може бути передбачено:

— обов’язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

— обов’язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється дія договору, у підприємницькій діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

— обов’язок користувача не отримувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

— обов’язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розміщення приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє та зовнішнє оформлення (

лист Держкомпідприємництва від 11.02.2004 р. № 761).

Водночас прямо передбачено перелік умов, що обмежують права сторін, які при включенні їх до договору свідомо є нікчемними. Так, є нікчемними умови договору комерційної концесії відповідно до яких:

— правоволоділець має право визначати ціну продажу товару користувачем або ціну робіт (послуг), що виконуються (надаються) користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін;

— користувач має право продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на визначеній у договорі території.

 

Припинення дії торговельної марки

Дія торговельної марки припиняється

у випадку:

1) закінчення строку її дії, якщо його не було продовжено в установленому порядку. Нагадаємо, що строк дії торговельної марки становить 10 років, після чого його може бути продовжено ще на 10 років;

2) перетворення торговельної марки на загальновживане позначення певного виду товарів або послуг. Таке рішення приймається судом;

3) з ініціативи особи, якій належать права на торговельну марку, якщо це не суперечать умовам договору. Відмова від свідоцтва вступає в дію з дати опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені;

4) якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини із зазначених у свідоцтві товарів та послуг протягом трьох років з дати опублікування відомостей про видачу свідоцтва або з іншої дати після цього опублікування. У цьому випадку рішення про припинення дії свідоцтва приймається судом за заявою будь-якої особи. При цьому на особу, якій належать права на торговельну марку, покладено обов’язок довести факт використання торговельної марки* (

п. 2 Оглядового листа ВГСУ від 22.01.2007 р. № 01-8/24). У цьому випадку дію свідоцтва може бути припинено повністю або частково тільки за умови, що власник свідоцтва не наведе поважних причин такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

— обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів та послуг, установлені законодавством;

— можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, яка звернулася до суду, або іншою особою стосовно товарів та послуг, за якими висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва;

5) визнання свідоцтва недійсним. Свідоцтво визнається недійсним у судовому порядку повністю або частково у випадку: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці; видачі свідоцтва в результаті подання заявки з порушенням прав інших осіб.

* Зауважимо, що реалізація третьою особою права попереднього використання торговельної марки не може вважатися об’єктивною причиною невикористання власником свідоцтва такої марки (п. 6 Оглядового листа ВГСУ від 13.07.2005 р. № 01-8/1234).

Якщо у зв’язку з достроковим припиненням дії виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку заподіяно збитки особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором або законом.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі